¿Se puede registrar una marca similar?  El Tribunal Supremo dice sí

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo recientemente ha dictado una sentencia en la que sostiene que la falta de conocimiento y uso por parte del consumidor suponen justificación para que una marca adolezca de notoriedad comercial y lo que permitiría que otra entidad tenga el derecho a inscribir una marca tanto con una denominación como actividades parecidas.

Una empresa que con una marca registrada y en uso presentó un recurso contencioso administrativo contra una segunda empresa que pretendía inscribir una marca casi igual y con actividades muy similares, pues consideraba que su marca era prioritaria. Finalmente, como indicáramos más arriba el Tribunal falló a favor de la empresa que registró la denominación con posterioridad.

La razón de la desestimación por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, encuentra su respuesta en la Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas, en su artículo 9 que dispone que “el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional”, siendo que la demandante no ha podido probar dicho extremo.

La sala de lo contencioso del Tribunal Supremo (TS) acaba de determinar que la demandante carece de razón y, por tanto, desestima el recurso que interpuso contra la otra compañía. El motivo hay que buscarlo en la Ley de Marcas en el artículo donde se hace referencia a la notoriedad de una marca.

"El titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional", señala la norma. En otras palabras, una enseña o firma comercial es notoria, y tendrá prioridad sobre marcas similares, cuando es usada y conocida por el consumidor final. Un hecho, aclara la sentencia del Supremo, que la demandante no ha podido evidenciar.

Asimismo se pone de manifiesta que en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que la Oficina de Patentes y Marcas ya había indicado la falta de justificación del "supuesto uso o conocimiento notoria en el conjunto del territorio".

En resumen esta falta de acreditación acerca de la notoriedad de la marca es lo que ha hecho que el Tribunal Supremo fallase a favor del demandado, lo que le permite seguir haciendo uso de su marca inscrita.

Joana Tremba

Abogada

jtremba@monlexabogados.es